一个字的官司

上传时间：2011-01-04 00:00:00 作者：毛加俊

基本案情：

2002年5月，常州译动装饰工程有限公司与夏某签订一份聘用合同，聘请夏某为公司技术研发人员。合同签订后，夏某被调派到下属常州译动展览用品有限公司（以下简称译动公司）工作，岗位不变。

2003年6月，译动公司与夏某签订了一份《连接锁件产品开发协议》，约定由夏某为译动公司开发具有全部独立知识产权的展览器材连接锁件，若开发成功，译动公司将根据新产品的销量给予夏某相应比例的提成奖励。

        2004年8月，因新产品的研发工作未达到预期目标，双方经过协商，补充签订一份《连接锁件产品开发补充协议》（以下称《补充协议》），约定：夏某将其本人持有的一项卡式锁具实用新型专利（以下称卡式锁专利）独家转让给译动公司使用，转让期限为该专利的剩余保护期限；译动公司支付夏某专利使用费8万元，分两次支付，即“协议签订后七天内译动公司向夏某支付4万元；剩余部分待译动公司运用含专利技术的专利产品进行国际申请，并能在美国和德国均能拿到授权后支付， 但最迟不得超过18个月”。《补充协议》同时还约定：如果双方解除劳动关系或劳动关系期满，夏某可以使用其专利技术进行生产制造。协议签订后，译动公司按约定向夏某支付首期4万元专利使用费。

    《补充协议》履行期间，夏某因故于2004年11月辞职离开译动公司。

     2006年7月，夏某以译动公司未按照协议约定支付剩余专利使用费为由，致函译动公司，要求译动公司在三日内向其支付剩余4万元专利使用费和违约金50万元，如果译动公司不在三日内支付前述款项，则其将提前解除双方于2004年8月签订的《补充协议》。

       译动公司则回函表示，按补充协议约定，译动公司相关专利国际申请尚在有关国家审查阶段，尚未获得授权专利，故夏某要求译动公司支付剩余专利使用费，不符合合同约定。

       双方经过数次协商，未能达成一致意见。

       2006年7月，夏某向人民法院提起诉讼，要求解除双方签订的《补充协议》。

 

一审过程：

        一审人民法院受理了夏某起诉。我所接受译动公司委托，指派毛加俊律师为被告代理人参加诉讼。

根据原告起诉的事实理由，被告提出以下答辩意见：

1、由于译动公司运用含有夏某卡式锁专利技术的创新产品尚未获得国际授权专利，按照补充协议约定，译动公司尚无需支付剩余的4万元专利使用费；

2、夏某违反《补充协议》约定，擅自将专利技术许可第三人实施，不论剩余费用是否应当立即支付，译动公司都将暂停支付；

3、如果夏某改正违约行为并继续履行补充协议，译动公司可以将剩余4万元费用提前支付给夏某。

4、译动公司同时还要求双方继续认真履行《补充协议》。

一审法院归纳本案的争议焦点为：译动公司支付剩余专利使用费用的条件是否成就；译动公司是否构成违约；以及夏某是否有权解除补充协议。

        庭审过程中，夏某认为，根据双方签订的《补充协议》，夏某卡式锁专利使用费为8万元，译动公司已支付4万，剩余4万元由译动公司在美国、德国获得专利授权后支付，但最迟不超过该补充协议生效之日起18个月。至原告提起诉讼时，《补充协议》已生效满18个月，而译动公司只支付了4万元，剩余的4万元逾期未付，且经催告后仍未支付，译动公司已根本违反了《补充协议》的约定，因此其要求法院判令解除该补充协议的诉讼请求应当得到支持。

        译动公司则认为，其没有违反补充协议的约定，夏某无权解除补充协议，并明确要求继续履行合同，因为：

      1、根据《补充协议》关于专利使用费的支付方式的约定，在支付首期4万元专利使用费后，剩余费4万元应当在译动公司运用包含夏某卡式锁专利技术的新产品在美国和德国均申请到国际专利后才予支付。由于译动公司提交的国际专利申请至今尚未在约定区域取得授权，即译动公司支付剩余费用的条件尚未成就，故夏某无权要求译动公司支付剩余专利使用费。

       2、夏某在补充协议有效期内，未经译动公司同意，擅自许可他人实施涉案专利，既违反了补充协议，且与专利实施人构成共同侵权。因此，不管剩余4万元专利使用费是否到支付期限，译动公司均有权拒绝支付，并将视夏某实施侵权行为的具体情节，保留向其追回已付专利使用费的权利。法院应驳回夏某的诉讼请求。

        一审法院经审理认为，双方签订的补充协议，性质为专利实施许可，属实用新型专利实施许可合同，且合法有效，双方应共同遵守。对于协议中“剩余部分待译动公司运用含该专利技术的专利产品进行国际申请，并能在美国和德国均能拿到授权后支付，但最迟不得超过18个月”中的“但”属于转折连词，是对前面“并能在美国和德国均能拿到授权后支付”的例外，即剩余4万元专利费用应当在涉案实用新型专利在美国和德国均能拿到授权后支付，但是如果自合同生效之日起超过18个月尚未拿到国际授权的，则无须受该条件约束，属于该条件的例外情形，也应予以支付。同时，根据《补充协议》里如果双方解除劳动关系或劳动关系期满，夏某可以使用该专利技术进行生产制造的约定，双方解除劳动关系或劳动关系期满后，该专利实施许可属于排他实施许可，此时双方均有权实施该专利，夏某生产该专利产品并授权其他公司经销的行为，不违反补充协议的约定，译动公司不得以此为由拒付剩余4万元专利许可使用费。译动公司未在协议约定的期限内支付剩余使用费，构成迟延履行主要债务，夏某有权依法请求法院判令解除双方签订的补充协议。

       一审法院据此判决：解除原被告双方签订的补充协议，案件受理费2810元由译动公司承担。

 

二审过程：

        译动公司不服一审判决，依法上诉至江苏省高级人民法院。

纵观一审过程，原、被告双方对案件主要事实的争议并不大，最大的争议之处，在于补充协议第四条中的“但”字应如何理解和解释？也即译动公司应当在补充协议签订满十八个月即支付夏某剩余4万元专利使用费，还是应当在申请到国际专利后不迟于十八个月内支付夏某剩余4万元专利使用费？经与承办律师认真讨论，译动公司决定不改变一审应诉思路，而是将一审的抗辩理由，交由上级人民法院作最终评判。

译动公司上诉的主要理由：

第一、译动公司没有违反补充协议的约定。双方之所以签订补充协议，是基于夏某无法完成单位指派的技术开发任务，而主动提出以其自有专利技术作为解决方案的一部分，通过将夏某提供的卡式锁专利技术与译动公司已有技术的组合使用，预计可以避开国外同类专利的技术限制；而要实现突破国外专利技术壁垒的目的，必须将该卡式锁专利技术与译动公司已有技术组合形成新技术并申请获得国际专利。该事实是双方签订补充协议的前提基础和根本目的。因而补充协议中关于剩余4万元专利费的支付，应当是在译动公司运用含夏某卡式锁专利技术的新技术进行国际申请，并能在美国和德国均能获得授权后才支付，且支付该费用的期限为在美国和德国取得专利授权后18个月内。根据目前国际专利申请模式，要取得一项国际专利的授权，最快需要4年左右的时间。一个完整的国际专利申请程序，绝对不可能在短短的18个月内全部完成，更别说要取得国际授权。 

同时，夏某本人亦是专利权人，熟悉在国内和国际申请一项专利的条件和程序，况且其本人也亲自参与了译动公司进行涉案专利国际申请的工作，不论是译动公司还是夏某，均应当知道专利国际申请的时间不会短于18个月，更不可能在18个月内取得国际专利权。因此，补充协议中约定的18个月，只能是译动公司取得专利国际授权后的18个月，而非自协议签订之日起的18个月；补充协议中的“但”字，是对国际专利申请获得授权后付款期限的约定，是另一个附条件的约定(相对于取得国际专利权)，而非对剩余款项支付期限的硬性规定。一审法院认定事实错误。

第二、夏某通过出具授权书，将已独家许可译动公司实施的专利技术又擅自许可第三方实施，违反了补充协议的约定，因此不论付款期限是否届至，译动公司均有权行使停止付款的抗辩权利。

夏某的具体违约情节为：2006年2月21日(即补充协议签订满十八个月后的第四天)，夏某对另一家生产同类产品的企业出具一份授权书，授权该公司经销以夏某卡式锁专利技术生产的锁具产品；而锁具产品的实际生产人又是夏某，且产品上刻印有该被授权企业的注册商标图案。

夏某为第三方企业生产同样的专利产品，而产品上明确标有第三方公司的注册商标，其目的是向产品的购买者、使用者突出显示第三方公司与该专利产品之间的从属关系，使公众认为该第三方为专利产品的生产者和制造者。根据最高院的相关司法解释，可以认定第三方公司为该等产品的生产和制造者，即夏某为第三方生产印有该第三方商标的专利产品，其实质上是夏某将其专利技术又许可译动公司之外的第三方实施，即夏某与第三方之间又形成了一个新的专利实施许可关系。夏某的行为违反了补充协议约定，构成根本违约。

        夏某除坚持其一审中的观点外，对译动公司指控其擅自许可第三方实施专利予以坚决否认，认为其与第三方之间发生的只是买卖合同关系，因为根据协议约定，其有权在劳动关系期满或提前解除后自行制造、销售专利产品。有生产就有销售，译动公司的侵权及违约指控不成立。

 

二审结果：

二审过程中，双方当事人均表示确认：根据专利国际申请的一般程序要求，译动公司提出的本案专利国际申请，不可能在十八个月内获得授权，且双方在签订补充协议时对此是明知的。  

二审法院审理认为，夏某要求解除《补充协议》的主张不能成立，主要理由如下：

        根据补充协议中“该专利技术的使用转让费为8万元人民币，协议签订后七天内译动公司先支付4万元，剩余部分待译动公司运用含有专利技术的专利产品进行国际申请，并能在美国和德国均能拿到授权后支付，但最迟不得超过18个月”的约定，夏某主张无论国际申请是否能获得授权，译动公司都应在协议签订后的18个月内支付该笔费用，而译动公司则主张该笔费用应在国际申请获得授权之后的18个月内给付。结合双方在订立《补充协议》之前，已经订有《连接锁件产品开发协议》，对相关专利国际申请及利润提成事宜进行了约定这一事实，就夏某拥有专利与译动公司已有技术组合后进行国际申请并获得授权，应为双方订立《补充协议》的合同目的之一，因此对《补充协议》相关条款的解释不能脱离此目的。根据本案双方当事人的认知水平，其应当知道专利国际申请在协议签订后的18个月内不可能获得授权，补充协议中“剩余部分待译动公司运用含专利技术的专利产品进行国际申请，并能在美国和德国均能拿到授权后支付”与“但最迟不得到超过18个月”的两项约定实质上互相矛盾，采纳任何一方的主张均可能违背另一方当事人订立补充协议时的本意，也有违公平原则，因此双方在补充协议中对剩余4万元专利许可费用的付款条件及期限约定并未真正达成一致，属于约定不明，双方对此均负有过错，夏某因此而行使合同解除权缺乏法律依据，不应予以支持。

         二审法院终审判决：撤销一审判决，驳回夏某的诉讼请求。

 

律师手记：

同样的事实，同样的理由，但两级法院作出的判决却截然相反。抛开案件结果不说，一个案件的处理过程，不论是法官，还是律师，既要厘清案件证据表面所体现出来的事实，必要情形下，还须通过案件的表面事实，探寻背后的真实目的和原因。用法律语言来说就是，民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。本案的双方当事人，围绕着合同条款中的一个字，展开了针锋相对的一审、二审激烈抗辩，最终胜出的，理所应当是法律的诚信和公平。

我国《专利法》第三十四条规定：“国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满十八个月，即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。”第三十五条规定：“发明专利申请自申请日起三年内，国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查；申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请即被视为撤回。”

一般而言，在专利(主要指发明专利)申请过程中，或由于专利申请人不愿意过早公开其发明创造技术方案，或由于专利行政部门人力、物力相对不足等原因，绝大多数发明专利申请，一般都要经过十八个月的初步审查期，和另外十八个月的实质审查期，即从提出申请到获得授权，基本上要经过三年左右的时间。

试想，仅在国内申请一项发明专利，就需要三年左右的时间，那么，到国外去申请一项国际专利，所需要的时间，无论如何也不会比国内申请的时间短。这其中需要履行国内国外专利代理人委托手续、申请材料翻译和递交、进入国家的形式和实质审查等多项程序，该等程序再简单，也比国内申请要复杂得多，耗时也更长。本案的双方当事人，都是专利持有人，且都持有不止一项专利，也即他们都经历过专利申请的过程，相对熟悉专利申请的基本程序和所需要的大致时间。如果说，在双方签订补充协议的时候，其中一方或双方都不知道申请一项国际专利大概需要多长时间，这显然是自欺欺人。正因为双方都了解国际专利申请程序，包括其中的风险(即是否能申请到国际专利是未知的)，双方才约定要在译动公司在美国和德国获得国际授权后才支付夏某剩余4万元专利使用费。那么，双方为什么又要约定“但最迟不得超过十八个月”呢？

我国《专利法》第四十五条规定：“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。”也就是说，一项专利申请，即便其获得专利授权，任何其他单位或个人，如果认为该专利权利的授予不符合法律规定，比如不符合专利法规定的“新颖性、创造性、实用性”中任何一项授权条件，都可以请求宣告该专利无效。宣告无效的专利权，视为自始不存在。

专利无效宣告权是一项通行权利，在大多数国家的专利法律中均规定有此项权利。译动公司利用含有夏某专利技术的新技术进行专利国际申请，假设该申请获得国际授权，从理论上说还存在被他人(特别是世界市场中的竞争对手)申请宣告无效的风险。如果译动公司在国际申请获得授权后即支付夏某剩余专利使用费，而该国际专利又因他人申请宣告无效而失去授权，那译动公司支付了剩余费用，却没有获得真正的权利，便是一种不公平。另外别忘了，译动公司如果申请到国际专利，则夏某还有权就译动公司的专利产品出口销量，按约定比例进行提成。即专利国际申请，实际上是一个双方均可获利的共同行为，因而也要在一定程度上体现风险共担的原则。

正是基于上述原因，双方约定了一个十八个月的缓冲期，在此期限内，如果没有人对专利国际授权提出异议，或异议明显不成立，那国际专利也就安全了，译动公司也可以放心地把剩余的四万元专利使用费支付给夏某了。这就是双方在补充协议中约定要在美国和德国获得国际专利授权后最迟十八个月内支付剩余4万元专利使用费的真正目的和原因。