企业连遭侵权诉 成功抗辩反获赔

上传时间：2014-02-25 14:50:02 作者：admin

 
【导言】
    随着品牌观念的深入人心，企业对知识产权的保护日益重视。然而，部分企业尤其是国外企业打着保护知识产权的旗帜，滥用市场优势地位打压竞争对手的闹剧，不断上演。近几年，常州安卓焊割公司（常州安卓）即遭美国安卓公司（美国安卓）多起侵犯知识产权纠纷连环起诉，庆幸的是，常州安卓的积极应诉最终取得了较为理想的效果。下文将介绍连环侵权诉讼之一侵犯发明专利纠纷案件的代理活动，以期帮助类似案件的处理，遏制外国企业的恶意维权诉讼。
 
【案情简介】
    常州安卓是一家专门生产各类等离子配件及相关切割配套件的企业。美国安卓则是一家从事等离子切割设备开发、设计和制作的美国公司，在多国设有办事处。此前，两个公司并无往来。2011年8月15日，美国安卓以常州安卓生产、销售的电极侵犯其发明专利权为由，将常州安卓起诉至常州市中级人民法院，要求常州安卓停止侵权、发表公开致歉声明并赔偿各项经济损失共计人民币50万元。
江苏张林芳律师事务所接受常州安卓的委托，指派毛加俊、曾博律师为常州安卓的诉讼代理人参加诉讼。
 
【备战良久终起诉，却因程序瑕疵遭搁浅】
    收到起诉材料后，常州安卓发现美国安卓的诉讼代理人为路易斯（上海）知识产权代理有限公司（下称“路易斯公司”）和路易斯公司员工张锐，两位均已代为签署起诉状。
    常州安卓认为，美国安卓的起诉不符合我国《民事诉讼法》的规定，法院应当依法裁定驳回其起诉。首先，我国《民事诉讼法》明确规定：律师、当事人的近亲属、有关的社会团体或所在单位推荐的人、经人民法院许可的其他公民，都可以被委托为诉讼代理人。也就说，只有自然人，才可以成为诉讼代理人。在本案中，原告美国安卓委托的诉讼代理人为路易斯公司，不合法；那么路易斯公司的转委托人张锐，亦不合法。据此，美国安卓的授权无效，其委托的诉讼代理人作出的代理行为，包括签署起诉状和提起诉讼的行为，当然无效。其次，路易斯公司为一般企业法人，经营范围中不包括也不可能包括诉讼代理。从经营范围的角度讲，路易斯公司从事诉讼代理行为，系超范围经营，该经营行为违法，也应当是无效的。再次，鉴于路易斯公司的出资主体背景，其在国内从事诉讼代理业务，不仅严重违法，更有损中国司法主权，该行为应当引起相关部门包括人民法院的高度重视。路易斯公司的唯一股东为香港路易斯律师行，后者的上级事务所路易斯国际律师事务所系英、美两个律所合并而成。路易斯公司为港资独资企业，且利益关联方为国外和境外律师事务所，那么路易斯公司的所有经营利润，将全部归其出资人所有。这种行为实则是境外事务所在中国境内变相从事中国法律事务，违反法律也严重损害了中国国家司法主权。
    由于《民事诉讼法》的公法性质，美国安卓违反其规定委托诉讼代理人，据此进行的起诉行为当属无效。考虑到上述意见，美国安卓最终不得不重新委托律师作为诉讼代理人参与诉讼活动。
 
【技术比对占上风，一审判决驳诉求】
    距起诉之日起九个月左右，一审法院才得以开庭审理本案。庭审中，美国安卓分别从权利证据、侵权证据及赔偿证据三个方面组织了大量证据，以证明其诉讼请求。
    常州安卓答辩认为：1、涉案专利说明书中载明本案发明专利的权利人为美国安海伦而不是美国安卓，美国安卓不是涉案发明专利的权利人，无权提起本案诉讼，法院应予驳回其起诉。2、美国安卓原诉讼代理人的行为违法了我国法律规定，其所进行的代理活动为无效行为而非效力待定行为，故不得对原来诉讼活动的效力进行追认，本案诉讼仍为无效诉讼。3、常州安卓对美国安卓提出证据的真实性、合法性及关联性不予认可。常州安卓未实施侵权行为，美国安卓指控侵权无事实依据。4、即使被控侵权产品与涉案专利权利要求的技术特征相同或等同，亦不构成对美国安卓专利权的侵犯。因为常州安卓所销售的产品系合法取得，且被控侵权产品采用的是现有技术。
    经过庭审，当事双方主要围绕常州安卓是否实施侵犯美国安卓专利权的行为展开争论。换言之，就是采用技术对比的方法来判定被控侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围。
1、发明专利权保护范围的确定
    侵犯发明专利纠纷中，专利权人应先明确其保护范围，实践是以其权利要求的内容为准确定保护范围，说明书及附图可以用于解释权利要求。具体来说，专利权的保护范围就是以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。
    在本案中，美国安卓将专利保护范围确定为涉案专利权利要求第10、33项。在对权利要求第10、33项的技术特征进行分解时，当事双方争议较大。通常而言，当事人对涉案专利权技术特征的分解都会存在分歧，因为这将直接关系到涉案专利技术特征与被控侵权产品技术特征是否相同或等同，进而决定被控侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围。
    根据我国法律规定，专利保护范围中的技术特征应是权利要求书最小或最少的单位，具有独立性质或独立功能。在本案中，美国安卓明确按照涉案专利权利要求第10、33项主张权利。那么，涉案专利权利要求第10项的技术特征可以分解为：A、具有一敞口开端和一闭合端的一中空细长本体，以及；B、位于该细长本体的一内部上，适于与一冷却剂管配合并沿着冷却剂管的纵轴线方向对齐该冷却剂管的一表面，其中冷却剂管非刚性地附连于切割器本体。同理，涉案专利权利要求第33项亦分解为两个技术特征。
    需要注意的是，在理解权利要求第10项和第33项的技术特征时，电极必须配合冷却剂管，才能构成完整的技术方案，因为冷却剂管是权利要求第10项和第33项都必须具备的技术特征。
根据分解原则，被控侵权产品的技术特征则分解为：A有一敞开端和一闭合端的中空细长体；B、内部敞开端和闭合端各有一个腔体；C、敞开端腔体直径大于闭合端腔体直径，在点击内表面形成一个台阶状构造。
2、涉案专利与被控侵权产品的技术特征比对
    涉案专利权利要求的全部技术特征都是专利权的保护范围，也是进行技术对比的对象。据此，将涉案专利权利要求第10、33项与被控侵权产品的技术特征比对如下：

涉案专利权利要求10与被控侵权产品技术对比
原告专利权利要求10	被控侵权产品	比对结论
a1、具有一敞开端和一闭合端的中空细长体；以及	A、有一敞开端和一闭合端的中空细长体；	相同
	B、内部敞开端和闭合端各有一个腔体；	原告专利未说明
b1、位于该细长本体内部上、适于与一冷却剂管配合并沿着冷却剂管的纵轴线方向对齐该冷却管的一表面，其中，冷却管非刚性地附连于切割器本体。	Ｃ、敞开端腔体直径大于闭合端腔体的直径，在电极内表面形成一个台阶状构造	被控侵权产品腔体内有一台阶状构造（表面），但不能显示台阶构造（表面）与冷却剂管相配合，使得电极与冷却剂管纵轴线相对齐。

 

涉案专利权利要求33与被控侵权产品技术对比
原告专利权利要求33	被控侵权产品	比对结论
a2、具有一敞开端和一闭合端的中空细长体；以及	A、有一敞开端和一闭合端的中空细长体；	相同
	B、内部敞开端和闭合端各有一个腔体；	原告专利未说明
b2、在该细长本体的两端之间、位于该细长本体的一内部上的一表面，该表面适用于（a）与一冷却剂管配合和（b）对齐电级和冷却剂管的各自纵轴线。	Ｃ、敞开端腔体直径大于闭合端腔体的直径，在电极内表面形成一个台阶状构造；	被控侵权产品腔体内有一台阶状构造（表面），但不能显示台阶构造（表面）与冷却剂管相配合，使得电极与冷却剂管纵轴线相对齐。

    按照一一对应，全面覆盖的对比原则，被控侵权产品的技术特征与涉案专利要求保护的技术特征不相同，未落入涉案专利的保护范围。
    尽管美国安卓认为权利要求第10、33项保护的客体只是电极，冷却剂管在这里的作用只是为了对齐电极里面的表面，而且其还认为涉案专利保护的电极只能专门用于美国安卓生产的切割器。
为证实美国安卓所述是否属实，一审法院依职权就被控侵权产品的使用情况进行了取证。根据法院调查取证可知：1、涉案被公证保全的型号为220435号的电极是与带螺纹的、直管冷却剂管配合使用的。2、前述电极之所以内壁有“台阶”是出于节约材料、将电极的螺纹处挖薄形成的。
    综合庭审查明的事实及相关证据材料，一审法院认可常州安卓提出的涉案专利保护的电极必须与冷却剂管配合使用这一技术特征，采纳了常州安卓提供的技术比对结果，判决驳回美国安卓的全部诉讼请求。

【二审情形仍有利，应邀调解以结案】
    美国安卓不服一审法院判决，依法向江苏省高级人民法院提起了上诉，请求撤销一审判决。
    通观美国安卓提出的上述理由，其与常州安卓就涉案专利权利要求与被控侵权产品技术特征是否相同或等同的分歧仍集中于：涉案专利权利要求保护的客体是否只是电极而不包括冷却剂管？
美国安卓若想推翻一审判决对该问题的认定，应提出强有力的证据证明。但事实上并不是如此。首先，美国安卓主张权利要求第10、33项提及冷却剂管的目的只是说明电极内部一表面的作用，其保护的对象是适用于特定功能的结构，而非用途。其次，美国安卓提交两份与被控侵权电极与冷却剂管配合使用相关的新录像，以证明被控侵权产品与涉案专利的技术特征相同或等同。
对上述理由，常州安卓认为均不足以影响一审法院对本案被控侵权产品不侵权的事实认定。1、涉案专利保护的客体包括电极和冷却剂管。涉案专利权利要求中的“适于”指“适用于”而非“适合于”，也就是说，美国安卓在申请专利时采用了功能性而非结构性限定的方式来确定其技术特征，所以在理解权利要求第10、33项的特征时，电极必须配合冷却剂管，才能构成一个完整的技术方案，因此冷却剂管是权利要求10和权利要求33都必须具备的必要技术特征。而被控侵权产品与涉案专利权利要求10和权利要求33的技术都不相同，也不等同。2、在进行技术比对过程中，美国安卓均是以其自己提供的冷却剂管与被控侵权产品进行配合，以证明被控侵权产品具备权利要求10、33记载的功能，但是这样的比对方法实质上将被控侵权产品与冷却剂管组合得到的技术特征与涉案专利进行比对，这样的比对方法明显违反了技术比对的原则，不能成立。3、退一万步讲，即便根据一审法院依职权调取的被控侵权产品与直管冷却剂管配合使用确定技术特征，经与涉案专利权利要求10、33记载的技术特征相比，被控侵权产品仍未体现涉案专利技术特征，亦未落入涉案专利的保护范围。
    显然，美国安卓的上诉请求将难以得到二审法院的支持。为此，美国安卓最终提出调解，双方就本案及另一未结案件达成调解协议，由美国安卓支付常州安卓和解费用人民币5万元及其他约定。与美国安卓连环起诉常州安卓的高姿态相比，这样的诉讼结果对常州安卓乃至常州地区相关企业来说可谓是大快人心。

【后记】
    本案能够取得如此效果，离不开承办律师对发明专利侵权纠纷办案规则的熟悉。发明专利侵权纠纷通常围绕权利证据、侵权证据及赔偿证据而展开。本案历经二审，大部分证据规则均已论及，下面将进一步阐述本案其他几个重要证据事项。
一、公证申请主体资格
    由于发明专利侵权纠纷的特殊性，发明专利侵权行为的举证难度较大，专利权人通常会申请公证进行证据保全。根据我国法律规定，只有与公证事项有利害关系的人，方可以自己的名义申请公证。
    《公证法》第二十六条规定，“自然人、法人或者其他组织可以委托他人办理公证，但遗嘱、生存、抚养关系等应当由本人办理的公证除外。”第二十八条规定：“公证机构办理公证，应当根据不同公证事项的办证规则，分别审查下列事项：（一）当事人的身份、申请办理该项公证的资格以及相应的权利；”第三十一条规定：“有下列情形之一的，公证机构不予办理公证：（二）当事人与申请公证的事项没有利害关系；”第四十八条规定：“公证事项有下列情形之一的，公证机构应当不予办理公证：（二）当事人与申请公证的事项没有利害关系的”。司法部《公证程序规则》第九条规定：“公证当事人是指与公证事项有利害关系并以自己的名义向公证机构提出公证申请，在公证活动中享有权利和承担义务的自然人、法人或者其他组织”。
    在本案中，因美国安卓提出的11141公证书和31411公证书的申请人均不具备法律规定的利害关系，常州安卓没有认可其证明力。因此，相关人员应注意取得申请公证的资格,确保公证文书的法律效力。
二、现有技术抗辩的注意事项
    在发明专利侵权纠纷中，被告抗辩的事由一般包括现有技术抗辩、先用权抗辩、合法来源抗辩等。其中，现有技术抗辩是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
    现有技术公开方式，也就是查找现有技术的方式，包括出版物公开、使用公开和以其他方式公开三种。其中，出版物公开的现有技术是实务中常采用的现有技术抗辩，例如本案以发明相关专利的申请公开说明书作为现有技术抗辩。专利法意义上的出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的传播载体，并且应当表明或者有其他证据证明其公开发表或出版的时间。符合上述含义的出版物可以是各种印刷的、打字的纸件，例如专利文献、科技杂志、科技书籍、学术论文，也可以是用电、光、磁、照相等方法制成的视听资料，例如影片、照相底片、录像带，还可以是以互联网或其他在线数据库形式存在的文件等。出版物不受地理位置、语言或者获得方式的限制，也不受年代的限制。出版物的出版发行量多少、是否有人阅读过、申请人是否知道是无关紧要的。对于印有“内部资料”、“内部发行”等字样的出版物，确系在特定范围内发行并要求保密的，不属于公开出版物。
    需要注意的是，发明专利侵权诉讼中，一般不得将被控侵权物的全部技术特征与两项以上现有技术方案进行组合对比(因此，美国安卓提出被控侵权产品与涉案专利技术特征的比对，违反比对原则，比对结果不成立。)，而应当将其分别与每一项现有技术方案的相应技术特征单独进行比较，但在被告提供充分证据证明其使用的技术属于一项现有技术方案与所属领域普通技术人员广为熟知的公知常识简单组合的情形下，应当允许其进行现有技术抗辩。
三、发明专利侵权纠纷赔偿数额的确定
    被控侵权行为成立的情况下，当事双方对停止侵权、赔偿道歉、消除影响无异议，但对侵权赔偿数额的确定则多无法达成一致意见。
    就侵犯发明专利权的赔偿数额，确定方式有四种：1、按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；2、按照侵权人因侵权所获得的利益确定；3、参照该专利许可使用费的倍数合理确定；4、法定赔偿，即人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素，一般在人民币５０００元以上３０万元以下确定赔偿数额，最多不得超过人民币５０万元。
     实务中，若被控侵权行为成立的，一般都是由人民法院根据权利人的请求以及具体案情，确定具体赔偿数额。需要注意的是，权利人可以将权利人因调查、制止侵权所支付的合理费用计算在赔偿数额范围之内。这里的合理费用通常包括公证费、调查取证费、交通费、住宿费、律师代理费等为制止侵权行为而支出的其他合理费用。
    通过对本案例所涉发明专利侵权纠纷证据规则的全面了解学习，将助于类似案件的处理，可帮助完善维权代理思路，还可作为应诉技巧，以彼之矛攻彼之盾。