试论等同原则在专利侵权诉讼中的若干问题

上传时间：2008-01-24 00:00:00 作者：顾 萍

专利制度作为促进科技进步和经济发展的一项重要法律制度，其根本目的在于依法确认和保护发明创造的财产属性，使发明人依法享有精神权利和经济权利。它是以技术的发明创造为基础，通过国家促进科技进步和经济发展的意志在法律中的体现，使专利权人以公布专利内容等方式换取一定期限内的一种合法垄断权，得以最大限度地获得经济利益。 因此，对专利的侵权不仅侵害了专利权人的知识产权，而且侵害了专利权人的垄断经营权，相较一般的侵权来说会造成更大的伤害。

一、专利侵权的概述
    
关于专利侵权行为的构成，我国专利法规定了这样两项基本规则：第一，凡未经专利权人许可，实施其专利即侵犯其专利权。因此，只要未经专利权人许可，都不得实施其专利。第二，不得实施其专利是指不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品或者使用其专利方法。实践中，这种未经许可的使用的最常见形式是仿制，其主要特点是仿制产品的技术特征与被仿制的专利产品的技术特征基本相同。具体而言，不外乎以下几种形式：第一种为两者技术特征完全相同，即被控侵权人完全仿照他人专利产品的技术特征仿制；第二种为减少技术特征，即仿制的产品比专利产品缺少一个或两个非必要技术特征；第三种为增加技术特征，即被控侵权人在他人的专利产品上增加具有改进效果的新技术创造或特征；第四种是替换部分技术特征，即采用专利中的必要技术特征，而仅更换其中一两个原有的非必要技术，再用其它技术替代。
    
在司法实践中,被控侵权人完全仿制他人专利产品或者照搬照抄他人专利技术的专利侵权行为并不多见。常见的是被控侵权人采用等同替换等手段使自己的产品或技术区别于专利产品或技术,即:对他人的产品或专利技术及专利文件加以研究,对权利要求中的某些技术特征,以该技术领域普通技术人员未经创造性劳动就能够联想到的技术手段,对专利技术方案加以简单的替换或者变换,以达到规避侵权责任的目的。由此在国际、国内的司法对策中,专利侵权行为认定的等同原则便应运而生,等同原则也就成为判定专利侵权的主要原则。

二、等同原则的概述
    
专利侵权的基本类型无非是两种：一是相同侵权，二是等同侵权。相同侵权即是字面侵权，指在被控侵权物（产品或方法）中可以找出与专利权利要求中所记载的每一项技术特征相同的对应特征，从而构成侵权。
    
等同原则是指被控侵权物(产品或方法) 中有一个或一个以上技术特征经与专利独立权利要求保护的技术特征相比较,从字面上看不同,但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征.即其为与专利的权利要求所记载的相应技术特征以基本相同的手段, 实现基本相同的功能, 达到基本相同的效果, 并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征,这种情况下应当认定被控侵权物(产品或方法) 落入了专利权的保护范围。
   
我国专利法虽然已实施了二十一年,并历经了两次重大修改,但第一次正式提出等同原则的适用是在2001 年6 月19 日最高人民法院发布的《关于审理专利纠纷案件法律问题的若干规定》中。该司法解释第17 条第1款规定：“专利法第56 条第1款所称的发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应以权利要求中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。这一规范明确了专利法第56 条第1款是人民法院在判定专利侵权时适用等同原则的法律依据。该司法解释第17 条第2款规定：“等同特征是指以和记载的技术特征基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果并且本领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能联想到的特征。”这一款进一步明确了适用等同原则的条件。
    
等同原则的出现是法官根据实际需要而创立的，该规则的引入并非扩大了专利的权利范围（专利的权利范围是属于法律所赋予之一种不可变动之范围, 它以专利的权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准），而在于扩大专利权之保护范围，以维护法律的公正性，有其必然性和现实性。第一、文字的局限性。如果在判定专利是否侵权时，仅以权利要求中的文字描述为准，而不考虑等同的情况，他人在文字上稍加改动就能照搬照抄专利发明了，实质上的专利保护就要给形式上的文字让路，那么专利保护就会变成一种摆设，专利权人的利益将得不到有效的保护；第二、技术的快速发展。如果在专利申请当时不存在某种技术手段，而在专利授权后的一定时期内出现了某种技术手段，这种技术手段与专利权利要求书中记载的技术手段等同，则在没有等同原则的情况下，这种技术手段的出现就为专利侵权人逃脱法律制裁提供了良好的机会。

三、等同原则在专利侵权诉讼中的判断问题

（一）判断专利等同的时间标准
    
各个国家对这个时间标准的规定有很大的差异，英国专利法规定以专利公开日为准，美国和法国以专利侵权日为准，德国以专利申请日或优先权日为准。在我国，法律对此没有明确的规定，但在司法实践中，法院判断专利等同一般以侵权日为准。第一，在专利保护期限内，随着科技的发展必然会出现一些专利申请或专利公开时还未认识到的等同手段，如果将判断等同侵权的时间界限不是定在侵权日，而定在专利申请日或公开日，那么一旦出现新的等同手段，仿造者就可以利用它来代替权利要求中的相应技术特征而规避侵权的嫌疑。第二，专利权人在申请专利时，不可能也没有必要将所有的侵权形态都记载在权利要求书中，并将虽与权利要求书中的记载有所不同，但实质等同的技术也纳入专利保护范围。第三，世界知识产权组织（WIPO） 的专利法协调公约草案第20条第2款规定的等同时间标准是专利侵权日 。将判断专利等同的时间标准定为侵权日，符合专利法律发展的趋势。因此，有必要将这一时间判定标准以明确的法律条文加以确定。

（二）等同特征的判断标准
    
最高人民法院发布的《关于审理专利纠纷案件法律问题的若干规定》第17 条第2款规定：“等同特征是指以和记载的技术特征基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果并且本领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能联想到的特征。”也就是说侵权物的某一或某些技术特征与权利记载的相应技术特征虽有所不同, 它们分别具有基本上相同的功能、方式和效果, 则可以得出等同侵权成立的结论。
    
关于“本领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能联想到的” 是判断专利技术方案创造性的一个评价标准，在等同判定中也作为了一个判断标准来使用。普通技术人员其实是一个虚拟、抽象的人，这个假想的主体是指所属技术领域中具有中等水平的技术人员。怎样的技术水平才算是达到了中等水平？这是任何一个国家无法用量化的数据来加以规范的，因而这一判断只能是由法院来作出，判断标准也只能由法院来衡量确定。如果这个标准定高了, 等同的范围可能就很大; 相反, 如果这个标准定得太低的话, 等同的范围可能就很小。各国的整体技术水平和各领域技术水平不尽相同, 因而这个标准也是由各国法院视各自的具体情况而定的。正是因为“所属领域的普通技术人员”的概念和标准没有一个统一的认识，在司法实践中往往出现模糊之处。实践中采用较多的办法有两个：一是委托有关技术鉴定单位对是否等同做出比较鉴定，至于鉴定单位的技术水平的高低，用什么标准进行比较得出结论，则无人过问： 二是请相关技术领域中的专家发表看法。笔者认为，等同判定毕竟是一个法律适用问题，法官可以参考专家意见或者鉴定结论，但等同判定适用的过程还是应当由法官来具体完成。

四、对等同原则的限制
    
等同原则的实质在于将专利权的保护范围延伸至权利要求记载的范围之外，以此使专利权人的利益得到充分有效的保护。这种扩大对于专利权人是有所助益的，但如果过分保护则有违专利立法宗旨，更加背离了公平的法律原则。所以，等同原则的适用不能漫无边际，还要考虑公众的利益。

（一）禁止反悔原则的对等同原则的限制

1、禁止反悔原则的涵义
   
禁止反悔原则是指在专利审批、撤销或无效宣告程序中专利权人为确立其专利的新颖性和创造性，通过书面意见陈述或文件修改，对权利要求的保护范围作了限制或部分地放弃保护，并因此获得了专利权，那么在专利侵权诉讼中法院使用等同原则确定保护范围时，禁止将已经被限制或放弃的内容重新纳入专利保护范围。也就是说，适用禁止反悔原则的仅仅是将被放弃的权利要求所定义的技术方案重新纳入其专利保护的范围之中，对于其他未被放弃或修改的权利要求仍然适用等同原则。禁止反悔原则的适用是为了防止专利权人出尔反尔的扩展其专利权的保护范围而两头得利。

2、禁止反悔原则的适用范围
    
禁止反悔原则的适用范围包括了意见陈述和文件修改。在实践中，只要文件修改是为了获得专利权而做出的，为维护专利权利要求对于公众的确定性，一概适用该原则。但对于为满足实质性授权条件所作出的限制性书面意见陈述是否都适用禁止反悔原则？笔者认为，值得商榷。
    
举例而论：专利申请的权利要求包含A、B、C三个技术特征，一篇对比文献公开了A、B’、C’，申请人的陈述意见是B 和B’、 C和 C’之间均有实质性差别，审查员认为B 和B’之间有实质性差别，而 C和 C’之间没有实质性区别，最终授予其专利权。当以后专利权人指控他人实施了包含A、B、C’三个技术特征的技术方案构成等同侵权时，是否要基于审查阶段专利权人所作的不当陈述而适用禁止反悔原则呢？ 笔者认为，在此时适用该原则对专利权人是不公平的。禁止反悔原则的目的是在于防止有人通过出尔反尔而两头获利，重在维护的是公平，而不是惩罚。因此，对于禁止反悔原则的适用应该视具体情况具体分析并适用。

（二）公知技术抗辩原则对等同原则的限制

1、公知技术抗辩原则的概述
    
公知技术抗辩原则是指在被控侵权物与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下，如果被控侵权物与一项自由公知技术相同或等同，那么不构成侵权。
    
公知技术抗辩原则是基于自由公知技术已成为人类共有的财富，大家都可以无偿的利用这样一个自然法则而产生的原则。
    
北京市高级人民法院在《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》中的第100条中，引入了公知技术抗辩原则，该条指出：“已有技术抗辩，是指在专利侵权诉讼中，被控侵权物(产品或方法)与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下,如果被告答辩并提供相应证据，证明被控侵权物（产品或方法）与一项已有技术等同,则被告的行为不构成侵犯原告的专利权”，将等同专利侵权设定为适用公知技术抗辩原则的前提。也就是说，公知技术抗辩仅适用等同专利侵权，而不适用于相同专利侵权。
    
目前我国实用新型和外观设计专利因受现行审查制度和审查方式的限制，其专利权的法律稳定性相对较低，与在先的公知技术相同、等同或者交叉的情况经常发生。因此，公知技术抗辩也就成为被控侵权的被告方在侵权诉讼中，特别是在实用新型和外观设计专利侵权诉讼中作为不侵权抗辩经常使用的一个重要而有效的抗辩理由。从本质上讲，公知技术抗辩应该有利于限制专利权人对其专利权的滥用而保护社会公众利益的一个判定原则。

2、对公知技术的判断
   
运用公知技术进行侵权抗辩，这个公知技术不是指与专利技术相对应的某个、某几个技术特征，而应当是一个完整的技术方案，否则，就应归纳到等同原则的适用范围中进行讨论。
    
运用公知技术进行侵权抗辩时，这个公知技术是一个完整公知技术，而不是拼凑而成的公知技术。因为基于特定发明目的对已有公知技术的组合，往往本身就是一项新的发明创造，而非公知技术。
    
在具体适用公知技术抗辩原则时，对于那些处在已有技术与专利技术之间的技术，是与已有技术接近而成为已有技术的等价手段，还是与专利技术更为接近而成为专利技术的等价手段，应对专利技术、被控侵权技术、公知技术三者同时进行比较，如果被控侵权技术更靠近专利技术，则判定为等同侵权成立；如果被控侵权技术更靠近公知技术，则判定公知技术抗辩成立，不构成等同侵权 。

（三）多余指定原则

1、多余指定原则的涵义及性质
    
多余指定原则是指当专利独立权利要求中记载了与完成发明目的无关的特征时，可以将该技术特征认定为附加技术特征或非必要技术特征，不是专利技术的构成部分。
    
从事实上看，如若适用多余指定原则认定的侵权应为相同侵权。因为适用多余指定原则将专利权利要求中的某一技术特征认定为非必要技术特征，从而重新确定了专利的保护范围 。

2、对于适用多余指定原则的争议
    
主张适用多余指定原则者均是从保护专利权人的角度出发的。在目前国内专利申请文件撰写水平相对较低的情况下，适用多余指定原则可以给予专利权人充分而有效的保护。
    
反对适用多余指定原则的认为：正是适用多余指定原则才不利于提高专利申请人和专利代理人的撰写专利申请文件的能力，不利于提高专利制度的整体水平；强调保护专利权人的利益，那么势必会缩小公众的利益范围，这对于社会公众是不公平的；适用多余指定原则也不符合世界范围内日益强调权利要求的确定性的发展趋势。
    
在司法实践中，对于是否适用多余指定原则，如何对多余指定原则作出规定，一直以来争议不断：
    
2003年7月，最高人民法院在拟定的《关于处理专利侵权纠纷案件有关问题解决方案草稿（征求意见稿）》中，对多余指定原则作出如下规定：“人民法院在解释发明专利独立权利要求和确定专利保护范围时，可以适用多余指定原则，将显而易见因专利申请人的疏漏而记载在独立权利要求中的明显的附加技术特征即多余特征略去，仅以独立权利要求中的必要技术特征来确定专利保护范围。” 
    
在2003年10月，最高人民法院在拟定的司法解释第二稿《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿）》中，对多余指定原则作出了修改。该稿在正文部分没有涉及多余指定原则，但在正文后又附加了“本条文仅供讨论参考”的第71条，认为人民法院在确定专利保护范围时，原则上不应忽略权利要求记载的任何技术特征；只有在权利人在一审举证期限届满前提出明确的请求，并具备相应的条件，人民法院可以略去权利要求记载的个别技术特征。
    
在2005年8月，最高人民法院就“混凝土薄壁筒体构件”专利侵权案作出再审判决。在该判决中，最高人民法院提出了对适用多余指定原则的意见：“应当认为：凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，都不应当被忽略，而均应纳入技术特征对比之列。本院不赞成轻率地借鉴适用所谓的‘多余指定原则’”。从最高人民法院的这一判决中，可以看出最高人民法院对于多余指定原则是持“基本否定”的态度。
    
最高人民法院的这一判决意味着在最高人民法院没有作出新的司法解释前，一般不再适用多余指定原则。

五、对等同原则的一些思考 
    
等同原则的设立，其目的就是为了更好地保护专利权人的合法权益，适当地适用等同原则，一方面能打击非法侵权行为，另一方面又能鼓励社会公众进行发明创造，从而推进整个社会的技术进步。但凡事都是过犹不及的，一旦滥用该原则，虽然保护了专利权人的利益，却也损害了公众的利益。

正由于应用等同原则判定是否构成专利侵权，不仅涉及复杂的专业技术问题，更重要的在于这一工作带有很强的主观色彩，不同的法官审理，可能会有不同的结果。因此有必要进一步对等同原则的内涵、适用条件、方式、标准, 及限制条件作出明确、具体的规定，使司法实践中有明确的依据，防止等同原则被滥用。在目前没有统一的、具有可操作性的专利侵权判定标准，也没有关于应用等同原则的步骤方法及范围的明确规定的现状下，司法机关在进行具体判定过程中不能单纯以保护专利权人为己任，认为保护专利权人就是鼓励发明创造，也应兼顾保护社会公众的合法权益，从而促进科学技术的进步。只有兼顾了鼓励发明创造，和促进科学技术进步两者的衡平，才能真正实现专利法的宗旨和目的，才能真正地保护知识产权制度。

曾炜 “浅谈专利侵权判定中的等同原则” 载《法制与社会》2007.04
罗水江 “专利侵权判定中等同原则” 载《中山大学学报论丛》2006年第26卷第7期 第90页
参考侯宇《论对等同原则的恰当限制》中的举例分析，国家知识产权局条法司编《专利法研究》  知识产权出版社 2007年4月版
刘继祥：“试论专利侵权诉讼中‘等同’原则的适用”， 程永顺主编的《专利侵权判定实务》2003年版
闫文军、刘昕 “‘多余指定原则’比较研究” 载《专利法研究》国家知识产权局条法司编 2007年4月版第235页
http://www.chinaprlaw.cn/file/200307152404.html

参考文献：
[1]吴玉如、王刚： “等同原则在中国”, 载于《中国专利商标》2007年第1期
[2]谭筱清：“等同原则适用的限制条件”，载于《人民司法》2004.03
[3]周胜生：“专利权的特征及其在侵权判定中的运用”，载于《电子知识产权》2004 年第12 期
[4]曾炜:  “浅谈专利侵权判定中的等同原则” 载《法制与社会》 2007.04
[5]胡淑珠：“判定专利侵权的等同原则在我国审判实践中的适用与限制”，载于《法学》2006年第8期
[6]程永顺、罗李华：《专利侵权判定》，专利文献出版社1998 年版
[7]程永顺：《专利侵权判定实务》，法律出版社2002 年版
[8]刘继祥：“试论专利侵权诉讼中‘等同’原则的适用”， 程永顺主编的《专利侵权判定实务》2003年版
[9]侯宇：《论对等同原则的恰当限制》收录于国家知识产权局条法司编《专利法研究》  知识产权出版社 2007年4月版
[10]国家知识产权局条法司编《专利法研究》 知识产权出版社 2007年4月版